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名人講堂－北京理律知識產權諮詢有限公司總經理王仲
產品外觀的創作保護 外觀設計的新穎性、創造性及相關議題

來過大陸或對大陸汽車市場有些關心的人，大概都聽過QQ這款車，它除了造型嬌小玲瓏、方便停車外，最讓人心動的，莫過於它的價格，甚至小於在上海市申請1張車牌的費用，再加上其民族品牌的旗幟，在大陸內銷市場上有相當的接受度。

但是2003年通用汽車指責生產QQ的奇瑞汽車侵害其Spark車型，並在2005年5月經北京一中院受理其起訴，通用索賠8,000萬人民幣，嗣後雙方雖在2005年11月因諸多因素達成和解(例如通用想避免在大陸消費者中烙下打壓民族工業的印記而影響其大陸的內銷，奇瑞也想排除其出口遭通用設下的智權障礙等)，本案也確實在大陸汽車市場上激起相當的漣漪，但顯然這件侵權糾紛絕非空前(豐田在2002年就對北京吉利汽車起訴侵權但遭敗訴)，更難絕後(例如飛雅特近年對部分大陸車廠的訴訟)。

如再拉高視野將其他產業或產品併同來看，還有Sony 控訴步步高影碟機侵害其遊戲機外觀設計專利、三星電子(Samsung Electronics)控訴大同與聲寶等及其他大陸OEM廠涉嫌侵害其手機外觀設計等案。凡此種種，均可見雖在部分專利學者眼裡屬於專利技術層次較低的外觀設計專利，也確實可以作為產業競爭的利器。

圓弧狀長方形 可以申請專利！

但問題的重點是，產品的外觀千種百樣，讓「大同」的產品有所「小異」，其實不難。這個角度，誠同時涉及專利權人與被告的利益。簡言之，外觀設計的設計人，可否以與現有產品或設計略有差異的設計、或將現有設計中的諸多元素加以組合，就取得外觀設計專利？(例如某手機以週邊四角呈現圓弧狀的長方形傳統造型，照樣取得外觀設計專利)而被告可否主張其產品外觀，與專利產品的外觀有所差異而規避其侵權責任？而且，作為鑒別自己產品與他人不同、而可發揮標識與商標作用的圖形、顏色或其組合，是否也同樣可以取得外觀設計專利？均恐涉爭議。

首先，關於外觀設計專利的定義，依據大陸現行《專利法實施細則》第2條第3款是指：「專利法所稱外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。」對於外觀設計的可專利性要件，《專利法》第23條則規定：「授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，並不得與他人在先取得的合法權利相衝突」。

由此可知，外觀設計專利，乃以產品的形狀、圖案或色彩3要素或其結合為對象，且必須富有工藝美感及實用性等要件。而《專利法》第23條的用語，係指其設計與已經公開的設計「不相同和不相近似」，因此，許多學者認為大陸的專利法對外觀設計專利並未要求創造性(或稱進步性)要件，此與發明專利及實用新型專利不同。

上述規定從而使許多產品外觀的設計，只要能做到與既有產品的設計不相同和不近似，就有取得專利的可能性，雖然該條後段有加上一句「不得與他人在先取得的合法權利相衝突」，而使得先取得權利(如商標權、著作權等)的其他權利人有爭執甚至否定其外觀設計專利的機會，但是畢竟在專利審查的過程中，能夠讓審查委員主動查核到的在先取得的權利畢竟有限，而事後的專利無效程序又複雜漫長，如再加上現行《專利法》第23條乃採用相對新穎性的標準(即現有設計如是出版物，則涵蓋國內外公開發表的設計，但如屬公開使用則限於大陸境內公開使用的設計，就此請詳參作者2008年9月2日「境內與境外的界線和影響—絕對新穎性和相對新穎性」乙文的討論)，確有部分倖進之徒可藉此巧取外觀設計的專利，從而影響實際的權利歸屬與市場的競爭秩序(以往就發生過台灣廠商的某產品在電視播出後，經大陸廠商以衛星傳輸方式收看後模仿其外觀取得專利的案例)。

導入創造性要件 抑制倖進之徒

因此，針對外觀設計專利所牽涉的主要議題，大陸人大於2008年8月29日公布的《專利法》修正草案第25條作了4款規定：「授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有同樣的外觀設計由他人在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。」「授予專利權的外觀設計，與現有設計相比或者與現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別。」「授予專利權的外觀設計不得與他人在授權前已經取得的合法權利相衝突。」「本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。」換言之，透過對現有設計的定義，凡是在申請日前在大陸境內外公開的設計，不論其表現形式為出版物或公開使用或其他方式，均構成申請外觀設計專利時的新穎性障礙。

而第二款所謂與現有設計或其特徵組合相比應有明顯區別的規定，正是將創造性要件納入，以排除申請人利用單純變更現有設計、或與現有設計相比可以輕易想到而欠缺明顯區別的設計，來僥倖取得專利的機會。此外，第三款也明訂所謂在先取得的「在先」時點判斷，是指該外觀設計的申請「被授予專利權之前」，從判斷權利競合時的優先順序選擇上，也屬一個較明確的標準。

再從申請標的而言，如果屬於平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出而主要發生標識作用的設計(例如速食麵的外袋包裝設計)，依據《專利法》修正草案第26條第一款第六項的規定，也被排除在可以申請外觀設計專利的範圍之外，此一規定的主要目的，顯對專利與商標兩者的權利界線加以明確區分，畢竟前者主要在保障實質技術的創新，後者則在維繫市場交易的秩序，兩者的目的不同，同時也可避免部分業者企圖透過取得外觀設計專利的方式，來躲避商標或其他侵權責任。

專利評價報告 妥善處理侵權糾紛

在侵權糾紛的處理上，由於外觀設計是以產品的形狀、圖案或色彩或其結合為權利對象，所以在侵權比對過程中，其方法之一就是將涉嫌侵權的產品直接與外觀設計專利的圖片或照片進行比對。但其圖片或照片對設計的具體特徵，或難以鉅細靡遺地揭露，因此《專利法》修正草案第28條與60條第二款也分別規定，申請外觀設計專利時應提交該設計的圖片或照片及對該外觀設計的簡要說明，而此等簡要說明可以用於解釋圖片或照片所表示的外觀設計專利產品，來彌補圖片或照片的不足。

其次，依現行專利法第57條，在實用新型專利侵權糾紛中，法院或管理專利部門可要求專利權人出具的檢索報告，在這次《專利法》修正草案第62條中，也將其擴大適用於外觀設計的專利侵權糾紛，並針對其報告的具體內容與證據效力，規定如下：「專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門出具的專利權評價報告。」「國務院專利行政部門根據專利權人、利害關係人或者他人的請求，對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價，作出專利權評價報告。專利權評價報告是人民法院或者管理專利工作的部門判斷專利權有效性的初步證據」。

另《專利法》修正草案第63條也規定：「在專利侵權糾紛中，被控告侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」從而被告也可藉由舉證其產品實際上是依據現有設計或現有產品的形狀、圖案或色彩或其結合的方式，來對外觀設計專利權人的侵權主張提出抗辯。

當然，此等修正規定在實際運用的細部作法與效果如何(例如由專利主管部門在專利授權與專利評價的審查上有無不同的標準)，均需觀察，期待未來行政與司法實務的釐清與補充。但從新新人類愈來愈重視產品外型、色彩等是否符合美感(例如筆電也要用皮革外殼)、是否方便使用(所以隨身聽必須要輕便、並可夾在衣服或衣領上)等消費取向來看，這次大陸專利法的修法方向無疑更是配合此一潮流，無論在專利權授予的要件(改採絕對新穎性、增列創造性要件)、認定侵權的方法(以專利權評價報告作為初步證據)與面對侵權的答辯方向(主張屬於現有設計)等，都更向鼓勵創新、排斥抄襲的方向邁進，對產業與消費者而言，都是一個正面的發展。

(王仲現任北京理律知識產權諮詢有限公司總經理，並感謝大陸執業律師孟繁新惠賜意見，但所有文責由作者自負)
2008/10/20 - 觀點 - 王仲／外稿